Present & Future

现行专利制度的一个重大漏洞：抵触申请

——本文同日发表于ipsky.og http://ipsky.org/blog/2009.04/competing-patent-applications

一、天价案例
中国以及部分国家的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。通常，发明专利对技术性的要求更高，实用新型对技术的要求较低，而外观设计专利主要是对美观方面的要求。

但是，正泰集团的一个实用新型专利，却可以向施耐德电器集团（Schneider Electric）索赔3亿，并最终获得1.575亿元人民币的赔偿。这是中国目前最高价的专利侵权赔偿案。

二、正泰集团的实用新型专利
上面提到的实用新型申请号是CN97248479.5（专利号是ZL 97248479.5），名称是“一种用于快速分断过电流的小型断路器”，换言之，涉及的主题是一种“小型断路器”。

三、先申请制
绝大部分国家的专利制度都实行“先申请制”，也就是说，同样的东西（法律原文叫“同样的发明创造”），谁先申请，谁就获得专利权。但是，此处，所谓的“同样”，是指“保护范围相同”。

例子1：如果甲乙两家公司都是申请保护一种小型断路器，两者要求保护的小型断路器都具有相同的构造，那么，两者的保护范围相同，所以这两家公司申请了“同样的发明创造”。

例子2：如果甲公司申请了一种小型断路器，而乙公司申请了一种结合有这种小型断路器的电路，那么，由于甲公司的保护范围大于乙公司的保护范围（涉及的技术特征越多，保护范围越小），所以两者不属于“同样的发明创造”。

四、抵触申请
在上面的例子2中，假如甲公司就是“正泰集团”，而乙公司就是施耐德。并且正泰集团的专利申请日早于施耐德公司的，那么，如果正泰集团的小型断路器获得了专利权，施耐德公司能否获得“结合了小型断路器的电路”专利权呢？

答案是：看情况。

所有的专利申请，都是在提交申请一段时间后才会公开给公众看的。如果，乙公司在甲公司提交了小型断路器的专利申请后、且在该小型断路器专利申请公开之前或者公开的当天，提交了“具有小型断路器的电路”的专利申请，那么，根据中国现行的专利法、甚至根据将于09年10月1日生效的新专利法，乙公司都是可以获得专利权的。

在这种情况中，甲公司的专利申请相当于乙公司的“抵触申请”，因为甲的专利申请日早于乙的专利申请日，且甲的专利公开日晚于或者等于乙的专利申请日。

在中国、欧洲以及其他部分国家的专利制度中，抵触申请（甲公司）涉及的内容，不属于现有技术，所以对乙公司的专利申请的审批几乎没有影响。——严格来讲，只要甲公司的专利申请中没有公开乙公司的专利的所有内容，乙公司的专利就具有新颖性，从而可以获得专利授权。

五、抵触申请的漏洞的利用
绝大部分的公司，都是在提交专利申请之后、专利申请公开之前，就开始制造、使用或者销售有关的产品了。也就是说，在专利公开给公众之前，产品就上市或者提供给有关的供应商了。——通常来讲，公司提供新样品给供应商时，是具有保密协议的。

因此，供应商拿到新样品后，完全可以自己或者让他人去申请专利。

返回到正泰的小型断路器专利。假如正泰公司提交了专利申请之后，就联系供应商供货，并把有关的样品或者设计图纸交给供应商。那么供应商完全可以根据新样品、设计图纸去申请
“具有小型断路器的电路”、
“具有小型断路器的设备”、
“具有小型断路器的车床”、
“具有小型断路器的系统”
…………
等一大堆针对具体应用的专利。——当然，供应商也可以让一个傀儡公司做这种事情，并在获得专利权之后将专利卖给有关的人，例如卖给施耐德。

现在有一件好玩的事情了。如果正泰公司的小型断路器获得了专利权，那么，别人申请的一大堆专利申请也将获得专利权。这种情况下，正泰公司可以制造和销售自己的小型断路器，但是没有人敢购买、敢使用他的。为什么？因为：
如果这种小型断路器应用到电路中，就侵犯了乙公司的“具有小型断路器的电路”的专利；
如果这种小型断路器应用到设备中，就侵犯了乙公司的“具有小型断路器的设备”的专利；
如果这种小型断路器应用到车床中，就侵犯了乙公司的“具有小型断路器的车床”的专利；
如果这种小型断路器应用到系统中，就侵犯了乙公司的“具有小型断路器的系统”的专利；
…………

同样，乙公司也不能制造、销售或者使用自己的专利，因为实施自己的专利，就用到了小型断路器，就会侵犯正泰公司的专利。

在这种情况之下，甲乙公司通常被剥互相许可，从而大家一起闷头发大财。

如果甲是正泰集团，乙是施耐德电器，那么，这1.574亿元，按照1000万元至少重100千克计算，至少也有1.5吨啊。。。

六、如果防止这个漏洞？
以下的防治措施，是我自己认为的，欢迎指教。

1、修改专利制度，允许“抵触申请”用于评价有关专利申请的“创造性”；——目前很多国家的专利制度中，抵触申请都只是用来评价“新颖性”

2、撰写专利说明书时，尽可能多写内容。例如，申请“小型断路器”时，尽可能在说明书中描述应用到电路、设备、系统等各种情况中。——目前，抵触申请可以用来评价新颖性的，只要在先申请的说明书完全公开有关的内容，在后申请就无法获得授权了。

3、综合评估之后，考虑尽快公开专利申请的内容。例如，尽早提交专利申请，或者办理提前公开手续。——公开之后，就是现有技术了，不是“抵触申请”了，可用于判断在后申请的新颖性、创造性；这个措施是有风险的，公开的越早，意外这别人可以更早地抄袭。。。

4、其他？

关于2，这需要发明人提供更多的详尽资料，需要专利代理人多写很多内容。欧美很多国家的专利申请都做得相当好。我觉得这与国外专利代理人（专利律师）的高收费是很有关系的。

具体到中国大陆这边，一方面，客户提供给专利代理机构的服务费越来越低，导致事务所不能在一件专利申请上面花费太多的时间与精力（事务所总不能亏本啊）；另一方面，很多专利代理人是拿提成的，按专利件数拿提成，因为，也不能在每件专利上面花费过多的精力（人得挣钱吃饭啊）……

不过，无论如何，作为一个专利代理人，总需要一个道德底线。
最后编辑： caii 编辑于April 26, 2009 16:56